Entérate de los motivos para oponerte a un registro de marca y como defenderte si recibiste una oposición en INAPI.
Antes de entrar de lleno a lo que significa la oposición al registro de marca, debemos darnos una vuelta por los pasos para solicitar la tramitación o registro de una. ¿Y esto por qué? Porque siempre es necesario tener claros estos pasos y los plazos que implican, ya que así podemos evitar que el registro de nuestra marca se torne en un procedimiento contencioso.
Pasos claves para solicitar el Registro de una Marca.
- Presentación: En primer lugar, es necesario tener en cuenta de que se trata de un procedimiento que puede ser realizado vía web (lo cual recomendamos, puesto que es menos engorroso que presentarse de forma presencial), en la página del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”), por lo que debes ingresar a la página: https://inapi.cl/marcas/tramites/solicitud-nueva, y preocuparte que la denominación de tu marca sea lo suficientemente distintiva, para que así no se vea afectada por ninguna causal de irregistrabilidad presente en 20 de la ley de Propiedad Industrial (en adelante “LPI”).
- Examen de forma: Luego de que tu solicitud es ingresada, procederá a ser examinada, si es que efectivamente no tiene ningún error, esta pasará a ser aceptada para ser tramitada. Ojo, que esta aceptación se notifica a través del estado diario, por lo que sería bueno, si no puedes hacerlo tú personalmente, que cuentes con alguien que esté pendiente de él.
- Publicación: Ahora, según el art. 4 LPI, una vez que se presenta y acepta a tramitación el registro de una marca, debes encargar y pagar la publicación del extracto de esta en el Diario Oficial. Nuevamente, aquí veremos que se establece un plazo para la realización de este trámite, el cual consiste en 20 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la tramitación.
Una vez que te encuentres haciendo el trámite de la publicación, te darás cuenta que el INAPI te proporcionará un modelo de texto que procederá a ser publicado, una vez ocurrido esto, es necesario que te des el tiempo de revisarlo para corroborar su exactitud, ya que dicho texto es el extracto que mencionamos anteriormente, y el mismo debe ser representativo de tus intereses. Lo que incluye el extracto es: la marca solicitada, el titular, una etiqueta si la hubiere, clases y detalles de esta misma.¿Cómo efectuamos el trámite de la publicación? Se puede realizar vía web a través del link del Diario Oficial, pagando el precio que será calculado según la extensión que tenga el extracto, pudiendo pagar el valor con distintos medios de pago, en dinero efectivo (si es que tomas la decisión de dirigirte a las oficinas del Diario Oficial), transferencia electrónica o mediante cheque a nombre de Subsecretaría del Interior – Diario Oficial.
Una vez que se muestra publicado el extracto de la solicitud en el apartado de Propiedad Industrial del Diario Oficial, debes esperar 30 días hábiles, ya que es aquí en donde se pueden interponer las oposiciones a tu tramitación de registro de marca. - Examen de fondo: Luego de los 30 días hábiles que transcurrieron para que se presentara alguien que se opusiese al registro de tu marca, o sea 30 días desde la publicación, tu solicitud será enviada al director del INAPI, ya que se debe encargar de realizar un examen de contenido, esto significa que verificará si existe algún tipo de semejanza con marcas o solicitudes anteriores o si es que tu solicitud cae dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad de las cuales hablaremos con más detalle en breve.
Luego, si este examen termina y se concluye que la solicitud no se encuentra afectada por ningún vicio, esta procederá a ser aceptada a registro, lo cual significa que dentro del plazo de 60 días hábiles deberás pagar y acreditar dicho pago para que por fin los derechos sobre tu marca sean tuyos.
¿Que es la Oposición al Registro de Marca?
En Chile, la acciones de oposición deben presentarse en un plazo de 30 días hábiles (como se mencionó anteriormente), desde el momento en que se publica la solicitud conflictiva. La demanda debe ser patrocinada por un abogado. Este plazo es fatal, por lo que no se considerarán como presentadas las oposiciones fuera de dicho plazo.
Según el artículo 5 LPI:
Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.
Del artículo anteriormente citado, podemos extraer que la oposición a la solicitud de registro de marca, es una acción mediante la cual un tercero requiere que no se dé por aceptada una solicitud para registrar una determinada marca, esto debido a que se considera que esta última incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad.
La oposición se ve materializada por medio de una demanda presentada ante INAPI, esta última inicia el procedimiento de oposición, y esta es revisada y se resuelve en primera instancia por el Director Nacional de la INAPI, conforme al art. 17 LPI.
¿Cuales son las Causales de Irregistrabilidad?
Estas pueden ser de dos tipos absolutas o relativas, pasaremos a revisar ambas.
Causales de irregistrabilidad absolutas:
Se pueden catalogar como aquellas que se refieren a la capacidad distintiva que debe poseer el signo, para que nosotros podamos distinguir entre uno u otro, bien o servicio de un determinado origen empresarial. Debido a lo anterior, es que podemos decir que la falta evidente de distintividad es una causal absoluta inminente de rechazo.
Entonces, podemos señalar como causales absolutas a:
Signos que no constituyen una marca (todos los signos que la ley no regula expresamente no pueden ser inscritos como marcas comerciales).
Respecto a estos signos el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante “ADPIC”) establece una definición de marca que actualmente es aceptada a escala internacional, y dice lo siguiente:
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas
Por lo que, en definitiva el incumplimiento de otros requisitos de la definición de marca, tales como el de ser visualmente perceptible o de poder representarse gráficamente, sería un motivo posible de oposición.
Falta de carácter distintivo (términos genéricos o sobre descriptivos).
En lo relativo a este tópico el artículo 6 quinques B) 2) de la Convención de París, se refiere a marcas del tipo descriptivas como aquellas en donde se menciona “la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción,” y además, hace referencia a aquellas marcas que hayan llegado a ser “usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”, por ejemplo, la marca ASPIRINA.
Específicamente, en nuestro ordenamiento jurídico esto se encuentra consagrado en el artículo 20 e) de la LPI.
Aquello que atente en contra de la moral y el orden público y/o de carácter engañoso.
Según el artículo 6 quinquies B) 3) del Convenio de París, mencionado anteriormente, se establece que cuando una marca en su país de origen es contraria a la moral o al orden público y, en particular, si su naturaleza resulta engañosa para el público, es posible que la misma proceda a ser invalidada o se le deniegue su registro.
El carácter engañoso del signo, se encuentra específicamente consagrado como un causal de irregistrabilidad en el art. 20 letra f) de la LPI. Mientras que aquello que atente el orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil, se encuentra dentro de la letra k) del mismo artículo anteriormente mencionado.
Emblemas y símbolos especialmente protegidos.
Los signos y emblemas oficiales de los Estados y organizaciones internacionales están protegidos contra el plagio y el registro como marcas en virtud del artículo 6ter del Convenio de París.
Específicamente, esto se encuentra consagrado en el artículo 20 letra a) y d) de la LPI.
Causales de irregistrabilidad relativas:
Le ley vigente relativa a la propiedad industrial, no distingue entre las diversas causales que nos expone en el art. 20 LPI, cuáles son las relativas, pero es posible desprender del texto de la ley que se refieren a aquellas que requieren que un tercero (o sea, quien se opone al registro) acredite que la solicitud presentada afecta sus intereses. Sin perjuicio de que el INAPI pueda formular sus propias observaciones respecto a dichas causales.
Si analizamos los motivos de rechazo relativo, es posible dar cuenta que requieren que exista una especie de derecho preexistente de un tercero, que al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca se ve afectado. Las causales relativas, recaen sobre dos tipos de derechos: (1) frente a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, u (2) Otros derechos preexistentes (por ejemplo, será aplicable una causal de irregistrabilidad relativa, cuando existan marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional).
Por lo anterior, no es erróneo ubicar a las causales relativas de irregistrabilidad dentro de las letras f), g) y h) del art. 20 LPI, ya que en dichos apartados podremos observar como las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas, serán una evidente causal de irregistrabilidad relativa. Independiente de la ubicación geográfica en donde se encuentre esta similitud, por ejemplo, si yo registro la marca “x” de Brasil, en Chile como mía, es muy probable que se levante una causal de irregistrabilidad relativa en mi contra.
En fin, ambas causales son objeto de examen de fondo, siendo ambas también, posibles fundamentos de una demanda de oposición o nulidad.
Recomendaciones antes de solicitar un Registro de Marca
Si tienes la intensión de inscribir una marca, te recomendamos que tengas presente todo lo que señalamos anteriormente, ya que es mejor prevenir que lamentar. Con esto nos referimos a que, si lo piensas bien, el procedimiento de registro de una marca, en principio se trata de un mero procedimiento administrativo, esto significa que sólo hay dos partes: tú y el organismo estatal, en donde no hay un conflicto de por medio el cual haya que resolver, sino que sólo necesitas ajustarte a derecho y ellos verificar que todo esté bien para otorgarte el visto bueno. Mientras que, si no tienes cuidado, si no realizas un estudio exhaustivo respecto a cómo inscribir tu marca sin copiar la de otra persona, este procedimiento administrativo puede terminar transformándose en uno contencioso, o sea, tú y un tercero terminaran entrando en un conflicto innecesario, el cual implicará que gastes más de tu tiempo y dinero, además de arriesgarte a perder tu signo.
